Il “marchio di fatto” è protetto dalla normativa ma in maniera limitata, proprio perché alcuni diritti sul di esso nascono per il semplice uso che ne fa il suo titolare.

Nel nostro ordinamento, quindi, è possibile trovare una tutela del marchio di fatto, quale segno non registrato che contraddistingue specifici prodotti e servizi.

Tutela del marchio di fatto

Gli strumenti atti a tutelare il marchio di fatto e impiegabili a prova della titolarità del segno sono l’uso effettivo e la sua notorietà, come disciplinato rispettivamente dall’art.2571 c.c e art.12 c.p.i.

Difatti se un soggetto registra un marchio simile o uguale ad un marchio di fatto, il titolare di quest’ultimo può comunque seguitare ad utilizzarlo, ma limitatamente al cosiddetto “preuso”, ossia all’uso che si è sempre fatto di quel segno (art.2571c.c.).

Per cui non sarà possibile estendere il marchio di fatto a nuove aree di mercato.

Allo stesso modo non sarà possibile registrare un marchio che sia identico o simile ad un segno già noto in un ambito non solo locale.

Pertanto se un marchio di fatto ha già acquisito un’ampia notorietà, il titolare del segno può opporsi alla registrazione di un marchio simile o identico, richiedendone la nullità (art.12 c.p.i)

Diversamente se un marchio di fatto ha acquisito nel tempo una notorietà solo locale, il titolare non potrà opporsi all’eventuale registrazione di un marchio simile o identico, che di per sé avrà certamente una copertura di tutela più ampia.

L’uso, quindi, è il fondamento del diritto sul marchio di fatto, mentre la notorietà, non solo locale, rappresenta il presupposto costitutivo rispetto ad un marchio registrato simile o identico.

Uso del marchio di fatto

L’effettivo uso su specifici prodotti o servizi è l’unica prova valida che permetta al titolare del marchio di fatto di dimostrare in giudizio di esserne il proprietario.

Questo uso però deve essere continuativo, non certamente occasionale: si deve documentare (tramite campagne pubblicitarie, fatture di vendita, testimonianze dell’uso) che la commercializzazione di quel prodotto o servizio non sia avvenuta solo in casi saltuari, ma per un duraturo periodo di tempo.

Notorietà del marchio di fatto

Ogni marchio di fatto assume una diversa tutela a seconda del suo livello di notorietà, che può essere locale o generale.

In caso di un “preuso locale” il titolare del marchio di fatto, come già accennato, può continuare ad utilizzarlo esclusivamente per il medesimo prodotto/servizio e sullo stesso territorio in cui lo ha adoperato sino a quel momento.

Ma si esclude la possibilità per questo titolare di vietare ad un terzo, che abbia successivamente registrato un marchio simile o identico, di impiegarlo anche nel medesimo territorio: si riconosce quindi in questi casi una compresenza dei due marchi, registrato e di fatto.

È bene tenere presente però che ad oggi la sempre più diffusa commercializzazione online e la pubblicità tramite Internet tende a circoscrivere i casi di notorietà esclusivamente locale.

Registrare o non registrare: questo è il dilemma?

Per l’imprenditore rimane il dilemma quindi se registrare o non registrare il proprio marchio.

La registrazione di un marchio è un costo per ogni impresa che spesso, per ovviare a tale onerosità, decide di tutelarsi con altri strumenti, come la registrazione del nome a dominio, indubbiamente meno costoso ma con una diversa e debole tutela giuridica, rispetto al marchio.

Per cui l’imprenditore agisce su più fronti: come pensare in un primo momento di collaudare sul mercato il proprio prodotto/servizio, e registrarlo in un secondo momento, o attendere di avere le risorse necessarie per poter sostenere le spese di registrazione.

Di conseguenza, la decisione di non registrare il proprio marchio può essere di per sé l’opzione migliore in termini di risparmio dei costi iniziali, ma la scelta sbagliata se si guarda al rischio che la mancata registrazione potrebbe portare in futuro in termini di costi e tutela.

Va da sé che la scelta della registrazione del marchio, pur implicando un investimento iniziale, garantisce sicuramente una maggiore tutela del segno distintivo, conferendo al suo titolare un diritto di esclusiva dimostrabile semplicemente dal certificato di registrazione.