Il MISE ha fissato a euro 500,00 l’importo dei diritti di deposito da versare per presentare una domanda di nullità e decadenza a partire dalla registrazione di un marchio di impresa.
Ma cosa si intende innanzitutto per nullità e decadenza di un marchio?
Estinzione del marchio: nullità e decadenza
Il marchio, una volta registrato, ha una sua validità nel tempo ma possono sopraggiungere delle circostanze che ne provocano l’estinzione:
- il non uso del marchio;
- il mancato rinnovo del segno in scadenza ai dieci anni dalla data del deposito della domanda di registrazione, per cui se il titolare non procede al relativo rinnovo, il marchio scade e vengono meno il requisito della capacità distintiva e il diritto di esclusiva dello stesso;
- per rinuncia del il titolare.
Qualora si determini già sin dalla registrazione la mancanza dei requisiti necessari a garantire la validità del marchio, oppure si individui l’assenza degli stessi in una fase successiva alla registrazione, riscontrando di fatto circostanze contrarie alla normativa, si riconosceranno altri fattori di estinzione del marchio: la nullità e la decadenza.
La nullità
L’attestazione di nullità (art.25, c.p.i.) di un marchio, per cui di fatto la domanda non doveva essere depositata, presentando già dei vizi in origine, è riscontrabile qualora il marchio:
- non risponda ai requisiti di validità quali, capacità distintiva, novità, liceità – ossia non sia contrario «alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume» (art.14, c.1,lett. a, c.p.i.);
- induca in inganno il consumatore, soprattutto rispetto alla «provenienza geografica, natura o qualita’ dei prodotti o servizi» (art.14, c.1, lett. b, c.p.i.)
- costituisca una violazione dei diritti di terzi e della Proprietà intellettuale;
- l’instante della domanda di registrazione fosse in malafede al momento stesso del deposito.
La dichiarazione di nullità ha effetti retroattivi, ossia a decorrere dalla data di registrazione del marchio, validi verso tutti (“erga omnes”).
La decadenza
L’attestazione di decadenza (art.26, c.p.i) di un marchio è riscontrabile qualora:
- si evidenzi un non uso entro i 5 anni dalla data di registrazione;
- si verifichi un atto di volgarizzazione del marchio, per cui di fatto perde la sua capacità distintiva, diventando di “uso comune”, e resta privo anche della sua idoneità a contraddistinguere un determinato prodotto/servizio.
- Si rilevi una illiceità sopravvenuta, ossia «per contrarietà alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume» come disciplinato dall’art.14, c.2, c.p.i.
Procedimento amministrativo di nullità e decadenza
Con il D. Lgs. n. 15/2019 è stata recepita la Direttiva UE 2015/2436 che, al fine di velocizzare la risoluzione delle richieste di accertamento di nullità e decadenza, ha introdotto accanto al procedimento di nullità e decadenza per via giudiziale quello amministrativo davanti all’UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi).
Diritti di deposito per domande nullità e decadenza
Al momento della presentazione della domanda di nullità e decadenza di un marchio è necessario il pagamento dei diritti di deposito, come previsto dall’art.225, c.p.i., come modificato dall’art.31 del D.Lgs. n.15/2019, in cui sono stati inseriti i termini “le decadenze e nullità” dopo le parole “le opposizioni”.
Viene così introdotto il nuovo procedimento di nullità e decadenza.
La determinazione dei diritti di deposito avviene con uno specifico decreto emesso dal MISE, insieme al Ministro dell’economia e delle finanze, – come sancito dall’art.225,c.1, c.p.i – in cui si prevede la necessità di stabilire il valore di questi diritti per presentare una domanda di nullità e decadenza dalla registrazione di un marchio.
Di conseguenza il MISE ha pubblicato sulla GU il 6 luglio 2022 il Decreto del 13 maggio 2022, in cui fissa a 500,00 euro l’importo dei diritti dovuti di deposito per le domande di nullità e decadenza davanti all’UIBM, per conformarsi a quanto già accade per le domande depositate davanti all’EUIPO.
Questo provvedimento rappresenta un pezzo ulteriore del puzzle che renderà operativo entro fine anno il nuovo procedimento.