La registrazione di un marchio concede al titolare il suo uso esclusivo e il diritto di vietare a terzi l’utilizzo di segni simili o identici che possano creare un rischio di confusione con il proprio marchio (art. 20 c.p.i.).
Per questo il primo passo che deve compiere l’imprenditore è volto alla pianificazione della propria strategia aziendale attuale e futura, che includa anche la progettazione e realizzazione del marchio, e la relativa registrazione.
Al fine di assicurarsi una piena copertura del segno nei Paesi dove deciderà di depositare la domanda di marchio, è importante definire sin da subito l’aspetto del proprio marchio (denominativo, figurativo) e i prodotti e/o servizi che andrà a rivendicare.
La scelta dell’imprenditore verterà sui Paesi oggetto dell’attività, dove quindi sarà sicuro di utilizzarlo.
Questo presupposto è essenziale perché, una volta registrato, non sarà possibile estendere il medesimo marchio a ulteriori attività; ma sarà necessario registrare un nuovo marchio.
Analisi preliminare alla registrazione
Una volta realizzato il marchio, prima di procedere alla procedura di registrazione è opportuno:
- valutare se il segno risponda ai requisiti di validità (capacità distintiva, novità, originalità, liceità);
- verificare se esistono marchi “identici e/o simili”, già depositati e registrati da terzi – per gli stessi prodotti/servizi e ricompresi nelle medesime classi merceologiche – che possano entrare in conflitto con il marchio che s’intende depositare.
Questo avviene tramite una ricerca preliminare sui siti preposti (UIBM, EUIPO, WIPO) a effettuarla.
Questa ricerca però non può essere considerata esaustiva; pertanto, per ottenere informazioni più affidabili e sicure, sarebbe preferibile effettuare anche una ricerca di anteriorità.
Ma cosa sono le classi merceologiche?
Sono specifiche categorie commerciali ordinate in 45 classi, appartenenti alla Classificazione di Nizza, con cui si possono classificare i prodotti e i servizi che si intendono rivendicare nella registrazione del marchio.
Modalità di registrazione del marchio
Completata la valutazione preliminare di fattibilità alla registrazione di un marchio, occorre stabilire in quali Paesi estendere il proprio segno.
I costi varieranno in funzione delle classi merceologiche rivendicate e dell’estensione territoriale designata.
Le opzioni di scelta per l’imprenditore sono tre:
1) Registrazione di marchio nazionale
In Italia, se si ha interesse a tutelare il marchio solo sul territorio italiano.
La domanda di registrazione può essere depositata in modalità telematica (in cui è obbligatoria la firma digitale) presso l’UIBM o cartacea presso la Camera di Commercio.
I costi da sostenere sono i seguenti:
- 101 euro per la tassa di registrazione, comprensiva di una classe;
- 34 euro per ogni classe aggiuntiva;
- 16 euro per la marca da bollo ogni 4 pagine (modalità cartacea);
- 42 euro per la marca da bollo (modalità telematica o telematica fast-track);
- 40 euro per eventuali diritti di segreteria (per domanda cartacea).
2) Registrazione di marchio UE
In Europa, se si ha interesse a tutelare il marchio nei Paesi dell’Unione europea, compresa l’Italia (ad esclusione del Regno Unito, uscito dall’UE).
La domanda di registrazione può essere depositata in modalità telematica o telematica fast-track presso l’EUIPO, soluzione consigliabile rispetto a quella cartacea per la riduzione dei costi e dei tempi di gestione del processo di registrazione.
I costi da sostenere sono i seguenti:
- 850 euro per la tassa di registrazione, comprensiva della prima classe;
- 50 euro per la seconda classe;
- 150 euro per la terza classe e per ogni successiva classe aggiuntiva.
Una volta depositata la domanda di registrazione occorre attendere un periodo di circa tre mesi perché la domanda, in assenza di opposizioni da parte di terzi, possa essere registrata.
3) Registrazione di marchio internazionale
Con una registrazione internazionale, se si ha interesse a tutelare il marchio oltre i confini nazionali e dell’Unione europea, in applicazione della normativa nazionale e con il supporto del corrispondente consulente locale.
È applicabile ai Paesi che hanno aderito all’Accordo di Madrid, diversamente si procede a un singolo deposito nazionale per ogni Paese d’interesse.
La domanda di registrazione deve essere basata su un “marchio di base” nazionale (quindi ad esempio di base italiana) o su un marchio UE.
I costi del marchio internazionale dipendono dal numero dei Paesi in cui si vuole tutelare il marchio.