La fase nazionale è un percorso obbligato per ottenere la concessione del brevetto nei singoli Paesi appartenenti al Trattato PCT (Patent Cooperation Treaty): il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) con una recente circolare (6 giugno 2022, n.618) ha fornito alcuni chiarimenti sulla procedura da seguire.
Ingresso dell’Italia in fase nazionale
Per avviare la procedura che apre alla fase nazionale in Italia è necessario – come disciplina l’art.55 c.p.i. – che essa sia stata designata nella domanda internazionale di brevetto, cosicché i relativi titolari possono avvalersi della procedura di esame presso l’UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi).
Il titolare del brevetto quindi può scegliere, entro un termine di 30 mesi a partire dalla data di deposito della domanda internazionale, se avviare la procedura presso l’UIBM o presso l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO).
Di fatto l’opportunità di entrare nella fase nazionale direttamente da una domanda di brevetto internazionale comporterebbe diversi vantaggi:
- consente una procedura di esame del brevetto più rapida rispetto a quella europea;
- favorisce l’ottenimento diretto di un modello di utilità, come disciplinato dall’art.84, c.2, c.p.i:
- concede una protezione immediata sul brevetto a partire dal momento di deposito della domanda italiana.
Fase nazionale: l’importanza della traduzione
La protezione decorre infatti da quando il titolare della domanda internazionale di brevetto rende accessibile al pubblico una sua traduzione in lingua italiana che deve essere conforme all’originale, quindi come pubblicata dalla WIPO (art.160-bis, c.1, lett.a, c.p.i), inclusi gli eventuali emendamenti alle rivendicazioni.
Diversamente la «designazione dell’Italia nella domanda internazionale è considerata priva di effetti sin dall’origine quando la:
- domanda sia stata ritirata o considerata ritirata;
- designazione dell’Italia sia stata ritirata o respinta;
- domanda presso l’UIBM non sia stata depositata entro il termine stabilito» (art.55, c.1-bis, c.p.i)
Chiarimenti della circolare MISE N.618/2022
La circolare pubblicata dal MISE offre dei chiarimenti in merito alla procedura, in particolare su:
- la documentazione da presentare, ai fini della validità della domanda di brevetto per avviare l’esame presso l’UIBM, che devono essere sempre tradotti in lingua italiana;
- le eventuali dichiarazioni di conformità delle traduzioni dei documenti che in origine erano in altre lingue;
- le tempistiche per l’avvio dell’esame presso l’UIBM.
Affinché la domanda sia valida per essere ricevuta e presa in esame, l’UIBM autorizza l’aggiunta di tutta la documentazione mancante necessaria per l’avvio della fase nazionale, che può essere integrata se non sia già trascorso il termine ultimo dei 30 mesi dalla data di deposito della domanda internazionale.
Qualora questo termine sia scaduto è consentita un ulteriore proroga per la presentazione dei documenti di altri soli 2 mesi, tramite la richiesta di un’apposita procedura di continuazione come previsto dall’art.192 c.p.i.
È essenziale che qualsiasi documentazione necessaria per la fase nazionale di esame relativa al brevetto, che sia già presentata o sia da presentare in quanto mancante, deve essere tradotta in italiano e ogni traduzione deve essere dichiarata conforme all’originale.
Rispetto alla procedura l’UIBM può richiedere una traduzione asseverata dal Tribunale.
Fase dell’esame di merito
Qualora l’UIBM sia effettivamente l’ufficio designato ad effettuare l’esame di merito della domanda di brevetto, per l’analisi deve avere a disposizione tutta la documentazione necessaria, inclusi gli eventuali emendamenti presenti nel Rapporto preliminare internazionale.
Quindi l’esaminatore avrà la facoltà di richiedere tramite un’apposita comunicazione ministeriale la traduzione in italiano di tutti questi documenti qualora non siano ancora stati presentati all’atto stesso di avvio della fase nazionale.
Qualora invece questa documentazione sia già stata inclusa nella fase di ingresso o ci sia stato già un esito positivo della Ricerca di anteriorità, non sarà necessaria alcuna comunicazione ministeriale: quindi confermati e soddisfatti i presupposti di validità, l’UIBM procederà alla concessione del brevetto.